創(chuàng)業(yè)初期該如何布局商標(biāo)保護(hù)？

一、文字優(yōu)先及早謀劃

　　很多創(chuàng)業(yè)者在公司成立之后，迅速投入拓展業(yè)務(wù)和市場(chǎng)工作中，往往忽略了商標(biāo)問(wèn)題，給企業(yè)發(fā)展埋下法律隱患，這類例子不勝枚舉。

　　已經(jīng)坐擁5億活躍用戶的微信，是眾多手機(jī)應(yīng)用程序中最成功的一個(gè)。但是，從商標(biāo)保護(hù)的角度審視，騰訊在商標(biāo)保護(hù)策略上存在失誤，商標(biāo)問(wèn)題成為微信發(fā)展的“短板”，值得每個(gè)創(chuàng)業(yè)者或創(chuàng)業(yè)公司關(guān)注。

2011年1月21日，微信1.0測(cè)試版發(fā)布。3天后，也就是2011年1月24日，騰訊正式提交了微信圖文商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。

　　騰訊這種“先有產(chǎn)品，再做保護(hù)”的策略，應(yīng)該說(shuō)屬于該行業(yè)的常規(guī)做法，但如果碰到非常規(guī)的競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)，就明顯不妥。

　　事實(shí)上，在騰訊微信產(chǎn)品發(fā)布或商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)前，一家名叫“創(chuàng)博亞太科技(山東)有限公司”的企業(yè)已經(jīng)提前2個(gè)月向商標(biāo)局提交了微信文字商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，并一次性提交了3件商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。

　　此外，在騰訊微信1.0測(cè)試版發(fā)布前，還有一家公司提交的微信商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)也早于騰訊。這家名叫“北京聯(lián)智昭陽(yáng)文化傳播有限責(zé)任公司”的企業(yè)在2011年1月17日向商標(biāo)局提交了第38類上的微信商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。

　　顯然，雖然騰訊微信名聲最大，但在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)間上，騰訊并不是最早的，這也是引發(fā)后續(xù)微信商標(biāo)糾紛的根源所在。騰訊微信商標(biāo)保護(hù)策略上的“短板”，有兩點(diǎn)教訓(xùn)值得其他創(chuàng)業(yè)者汲取。

　　其一，文字商標(biāo)申請(qǐng)應(yīng)先于圖文商標(biāo)。

　　根據(jù)《商標(biāo)法》第八條的規(guī)定，任何能夠與他人的商品區(qū)別開(kāi)的標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。在實(shí)踐中，很多公司習(xí)慣于待產(chǎn)品成型后，再申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo);在商標(biāo)選擇方面，更偏愛(ài)圖文組合商標(biāo)。應(yīng)該說(shuō)，在不少公司，這種策略屬于“常規(guī)”做法。然而，這種看似“常規(guī)”的做法，其實(shí)蘊(yùn)藏著不少風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，在一個(gè)創(chuàng)新型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，不論是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品或服務(wù)，還是傳統(tǒng)領(lǐng)域的產(chǎn)品或服務(wù)，大多數(shù)情況下都是先有“名稱”，再有實(shí)際產(chǎn)品或服務(wù)的。筆者建議，出于穩(wěn)妥考慮，在產(chǎn)品名稱確定后應(yīng)率先申請(qǐng)注冊(cè)文字商標(biāo)，為產(chǎn)品“正名”。待最終產(chǎn)品成型后，再申請(qǐng)注冊(cè)有特色的圖文組合商標(biāo)。

　　其二，商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)間趕早不趕晚。

　　根據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定，兩個(gè)或者兩個(gè)以上的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的，初步審定并公告申請(qǐng)?jiān)谙鹊纳虡?biāo);同一天申請(qǐng)的，初步審定并公告使用在先的商標(biāo)，駁回其他人的申請(qǐng)，不予公告。

　　據(jù)稱，騰訊內(nèi)部可能早在2010年10月左右就確定了“微信”名稱，卻直到2011年1月24日產(chǎn)品面世3天后才提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，中間有幾個(gè)月的空檔期。如果騰訊能夠在內(nèi)部確定名稱后立即提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，就不會(huì)被創(chuàng)博亞太公司捷足先登，也不會(huì)發(fā)生后來(lái)這么多麻煩事兒。因此筆者建議創(chuàng)業(yè)者最好按照“市場(chǎng)未動(dòng)，商標(biāo)先行”的原則，在確定產(chǎn)品商標(biāo)后立即申請(qǐng)注冊(cè)，搶得先機(jī)。

二、選好類別不必貪多

　　騰訊2011年1月最早提交的微信商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)僅涉及兩個(gè)類別，即計(jì)算機(jī)相關(guān)(第9類)和電視相關(guān)(第38類)。

　　根據(jù)《商標(biāo)法》第二十二條規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人“應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的商品分類表填報(bào)使用商標(biāo)的商品類別和商品名稱，提出注冊(cè)申請(qǐng)”。按照最新的類似商品和服務(wù)區(qū)分表，商標(biāo)分類包括45個(gè)大類，涉及1萬(wàn)多個(gè)商品和服務(wù)項(xiàng)目。申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)，要按照保護(hù)的領(lǐng)域或產(chǎn)業(yè)，分類別注冊(cè)。

　　同一名稱或標(biāo)志，根據(jù)使用的商品類別不同，可能被多人多次注冊(cè)申請(qǐng)。那么，對(duì)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，在起步時(shí)應(yīng)該率先保護(hù)哪些類別呢?

　　首先，從成本上說(shuō)，如果申請(qǐng)全類注冊(cè)保護(hù)，申請(qǐng)費(fèi)以及后續(xù)的商標(biāo)維護(hù)成本會(huì)成為創(chuàng)業(yè)者的一大負(fù)擔(dān)。其次，從創(chuàng)業(yè)過(guò)程看，如果3年內(nèi)中小企業(yè)未能發(fā)展壯大，就可能被淘汰。從創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的生命周期來(lái)看，在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的助力下，一款產(chǎn)品或服務(wù)可能半年內(nèi)就會(huì)快速走紅取得成功，也可能火幾個(gè)月就銷聲匿跡。因此，創(chuàng)業(yè)初期必須重視商標(biāo)注冊(cè)與保護(hù)是毋庸置疑的，但保護(hù)的手段或方式可以是漸進(jìn)的，沒(méi)必要貪大求多，“遍地開(kāi)花”。

　　仍然以騰訊微信商標(biāo)為例，騰訊開(kāi)始大量注冊(cè)外圍或周邊應(yīng)用等商品或服務(wù)類別，加固微信商標(biāo)防火墻的時(shí)間發(fā)生在2012年，也就是產(chǎn)品面世一年后。當(dāng)時(shí)騰訊一口氣提交了18件微信圖文商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，于2012年6月27日、28日、29日3天集中完成注冊(cè)申請(qǐng)?zhí)峤弧?br />
　　在類別選擇上，創(chuàng)業(yè)者在初期可將重點(diǎn)限定在產(chǎn)品或服務(wù)所在的行業(yè)或領(lǐng)域。

　　在“互聯(lián)網(wǎng)”寫入政府工作報(bào)告并上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面的今天，很多創(chuàng)新或創(chuàng)業(yè)都與互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)。落實(shí)在商標(biāo)保護(hù)上，第38類和第42類應(yīng)成為創(chuàng)業(yè)公司率先布局的類別。其中，第38類主要與電信及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)相關(guān)，第42類則主要與計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)相關(guān)。

　　此外，結(jié)合創(chuàng)新的產(chǎn)品或服務(wù)與傳統(tǒng)領(lǐng)域相關(guān)的情況，有些創(chuàng)業(yè)者也應(yīng)提前布局。

　　例如，在滴滴商標(biāo)糾紛案中，滴滴(嘀嘀)文字商標(biāo)持有者廣州市睿馳計(jì)算機(jī)科技有限公司起訴北京小桔科技有限公司，稱“滴滴打車”涉嫌侵犯其商標(biāo)權(quán)。雖然睿馳公司擁有第35類和第38類的滴滴(嘀嘀)文字商標(biāo)，但一審法院認(rèn)為，“滴滴打車”平臺(tái)需要對(duì)信息進(jìn)行處理后發(fā)送給目標(biāo)人群，并為對(duì)接雙方提供對(duì)方的電話號(hào)碼便于相互聯(lián)絡(luò)。上述行為與“電信服務(wù)”明顯不同，并不直接提供源于電信技術(shù)支持類服務(wù)。雖然一審法院判決將滴滴打車認(rèn)定為非電信或互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的結(jié)論，在業(yè)內(nèi)尚存爭(zhēng)議，但從商標(biāo)保護(hù)的角度看，說(shuō)明創(chuàng)業(yè)者在早期商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)，需要提前考量此因素，將自身服務(wù)或產(chǎn)品可能涉及的傳統(tǒng)行業(yè)或領(lǐng)域一并納入保護(hù)。

三、踩準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)多管齊下

　　筆者查詢中國(guó)商標(biāo)網(wǎng)上所有的微信商標(biāo)，結(jié)果是：從注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)狀態(tài)來(lái)看，在81件微信商標(biāo)中，有38件已成功注冊(cè)(含已轉(zhuǎn)讓)，16件已無(wú)效，8件處于異議中，剩余部分處于注冊(cè)審核中。在38件已成功注冊(cè)的微信商標(biāo)中，有4件已發(fā)生轉(zhuǎn)讓。創(chuàng)博亞太公司申請(qǐng)注冊(cè)的微信商標(biāo)，由于被他人異議，后來(lái)被駁回申請(qǐng)，商評(píng)委、一審法院都支持了異議人的請(qǐng)求，目前此案正等待二審開(kāi)庭。雖然無(wú)法確定異議人與騰訊公司之間是否存在關(guān)聯(lián)，但也有觀點(diǎn)認(rèn)為這可能是騰訊公司的應(yīng)對(duì)策略。

　　如果在產(chǎn)品或服務(wù)面世初期，未能做好商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)，那么，應(yīng)盡早采取“異議”“無(wú)效”或“收購(gòu)”等手段，啟動(dòng)被動(dòng)保護(hù)。那么，這些手段應(yīng)該在什么時(shí)點(diǎn)使用呢?

　　首先，關(guān)于“異議”，根據(jù)《商標(biāo)法》第三十三條的規(guī)定，對(duì)初步審定公告的商標(biāo)，自公告之日起三個(gè)月內(nèi)，在先權(quán)利人、利害關(guān)系人，可以向商標(biāo)局提出異議。也就是說(shuō)，創(chuàng)業(yè)者發(fā)現(xiàn)你的產(chǎn)品或服務(wù)名稱被他人率先搶注為商標(biāo)了，如果發(fā)現(xiàn)早，還在公告之日起三個(gè)月內(nèi)，一定要趕在異議期內(nèi)盡早提起異議。

　　其次，關(guān)于“無(wú)效”，《商標(biāo)法》第四十四條規(guī)定：“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效;其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。”因此，如果他人搶先注冊(cè)的與創(chuàng)業(yè)者的產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的商標(biāo)，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)或留意，那么，在該商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)后，要利用“無(wú)效宣告”手段，盡早實(shí)施救濟(jì)。

　　最后，關(guān)于“收購(gòu)”，對(duì)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，如果你的商標(biāo)被他人搶注了，你的業(yè)務(wù)也發(fā)展壯大了，但錯(cuò)過(guò)了異議期，對(duì)“無(wú)效宣告”又沒(méi)有太大把握或耗費(fèi)不起時(shí)間，那么此時(shí)收購(gòu)他人已經(jīng)搶注的商標(biāo)，將該商標(biāo)轉(zhuǎn)移到自己名下，也不失為彌補(bǔ)的辦法。

有人說(shuō)，創(chuàng)業(yè)是一場(chǎng)艱苦的修行。在創(chuàng)業(yè)過(guò)程中，可能會(huì)遭遇合伙人不睦、業(yè)務(wù)停滯不前甚至出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等各種問(wèn)題。在創(chuàng)業(yè)初期，提前布局自己的商標(biāo)注冊(cè)與保護(hù)事宜，無(wú)疑可以讓創(chuàng)業(yè)者在發(fā)展過(guò)程中少分一些心、少走一些“彎路”。

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