熟悉在加拿大提交商標申請和提起商標訴訟的人都知道，加拿大知識產(chǎn)權(quán)局（CIPO）在評估此類申請中主張的商品和服務(wù)的具體性方面，有著世界上最嚴格的標準之一。

 

為了幫助商標律師和品牌所有者解讀這些標準，CIPO于2024年9月18日發(fā)布了新的《商品和服務(wù)手冊具體性指南》（“《具體性指南》”）。本文對《具體性指南》進行了概述，包括對商品和服務(wù)具體化要求的說明。

 

有哪些要求？

 

作為背景，《商標法》第30條第（2）款（a）項要求申請包含“以普通商業(yè)用語說明使用或擬使用該商標的相關(guān)商品或服務(wù)”。此外，《商標法實施細則》（“《實施細則》”）第29條還要求此類聲明“以識別特定商品或服務(wù)的方式描述每一種商品或服務(wù)”。這些要求并非新的規(guī)定。上述規(guī)定自加拿大商標法于2019年修訂以來一直存在，與這些修正案之前已經(jīng)存在數(shù)十年的規(guī)定相似。

 

在確定一項商品或服務(wù)聲明是否標識了《實施細則》第29條所指的特定商品或服務(wù)時，CIPO將采用以下三部分測試：

 

1、商品或服務(wù)的描述方式是否能夠評估《商標法》第12條第（1）款（b）項是否適用？明確描述商品或服務(wù)的特征或質(zhì)量的商標不可注冊。

 

2、聲明是否指明了特定的商品或服務(wù)，以確保申請人不會受到不合理的廣泛保護？例如，被描述為“計算機軟件”的商品，如果沒有進一步的說明，將給申請人帶來不合理的廣泛保護范圍。

 

3、對商品或服務(wù)的描述是否足夠具體，從而有可能對混淆性進行評估？與注冊商標或正在申請中的商標存在混淆性相似的商標不可注冊。

 

以前有哪些指導？

 

CIPO的《商標審查手冊》規(guī)定了這一由三部分組成的測試標準，其中還包括對某些類型的商品和服務(wù)所要求的詳細程度的有限指導，例如“零件和配件”、“設(shè)備”、“計算機軟件”、“藥物制劑”、“廣告服務(wù)”和“與數(shù)據(jù)電子傳輸相關(guān)的服務(wù)”等。

 

此外，CIPO還維護著（并多年來一直維護）其《商品和服務(wù)手冊》，該手冊是一個可搜索的代表性術(shù)語數(shù)據(jù)庫，收錄了CIPO預先批準的具有代表性的術(shù)語，如果在申請中選擇了這些術(shù)語，則無需進一步說明即可被接受?！渡唐泛头?wù)手冊》中還列出了不可接受和“已停用”的術(shù)語，并附有說明以解釋該術(shù)語不可接受的原因以及需要哪些進一步的詳細信息。例如，術(shù)語“電子商務(wù)服務(wù)”已停用，該手冊建議必須說明具體的領(lǐng)域（電子郵件服務(wù)、網(wǎng)上銀行和電子賬單支付、在線酒店預訂等）。

 

盡管有《商標審查手冊》和《商品和服務(wù)手冊》的指導，但面對著《審查員報告》中對其他司法管轄區(qū)已經(jīng)接受的商品和服務(wù)提出的異議卻沒有解釋為什么這些術(shù)語存在缺陷，許多商標律師和品牌所有者經(jīng)常發(fā)現(xiàn)自己對CIPO的具體性標準感到困惑。

 

有什么新的變化

 

CIPO的新《具體性指南》可能會減輕一些挫敗感。

 

《具體性指南》旨在對《商品和服務(wù)手冊》進行補充，并說明CIPO對某些類型的商品和服務(wù)所要求的具體化程度。這些信息根據(jù)《尼斯分類表》列出，以“補充說明”的形式顯示，并解釋了需要具體說明的內(nèi)容。例如：

 

第9類：電池（注明具體的使用領(lǐng)域，即汽車電池、相機電池、手機電池、助聽器電池、手表電池等，或注明具體類型，即9V電池、堿性電池、鋰離子電池等）。

 

第30類：休閑食品（注明休閑食品的主要成分，即谷物類休閑食品、玉米類休閑食品、米類休閑食品、小麥類休閑食品等，或注明休閑食品的具體項目，即米片、餅干、高蛋白谷物棒等）。

 

第42類：軟件即服務(wù)（SaaS，注明具體功能，必要時說明具體領(lǐng)域，即允許注冊用戶與聽力學家聯(lián)系的SAAS、用于管理醫(yī)務(wù)人員信息的SAAS、用于客戶關(guān)系管理（CRM）的SAAS、用于將文本轉(zhuǎn)換為語音的SAAS等）。

 

《具體性指南》還包括一個標題為“沒有進一步說明無法分類”的部分，其中列出了無進一步說明無法歸入適當尼斯分類的條目。例如：

 

機器人[如果沒有進一步說明，就不能被歸入適當?shù)哪崴诡悇e：需注明具體類型，即清潔地板的工業(yè)機器人（第7類）、焊接工業(yè)機器人（第7類）、銑削機器人（第7類）、縫紉機器人（第7類）、遠程呈現(xiàn)機器人（第9類）、實驗室機器人（第9類）、手術(shù)機器人（第10類）等]。

 

通過網(wǎng)站提供的信息服務(wù)[如果沒有進一步說明，就不能被歸入適當?shù)哪崴诡悇e：注明具體的信息類型，即通過網(wǎng)站提供旅行信息（第39類），提供食品安全領(lǐng)域的教育信息（第41類），提供氣候變化領(lǐng)域的科學信息（第42類），通過網(wǎng)站提供有關(guān)法律服務(wù)的信息（第45類）等]。

 

《具體性指南》和CIPO發(fā)布該指南的公告都表明，如果《具體性指南》與《商品和服務(wù)手冊》之間存在任何差異（例如，由于定期更新），應“優(yōu)先考慮”《商品和服務(wù)手冊》提供的指南。

 

雖然CIPO并未因發(fā)布這一新指南的發(fā)布而放松其嚴格的具體性標準，但商標顧問和品牌所有者現(xiàn)在在加拿大提交商標申請和進行商標訴訟時能夠更好地掌握這些標準。（編譯自www.lexology.com）
 

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